Nesta segunda-feira, 23, o ministro Dias Toffoli, do STF, pediu destaque no julgamento virtual pelo uso da marca iPhone entre a Apple e a Gradiente. Agora, o caso será reiniciado em plenário físico, em data a ser definida.

Antes da interrupção da análise, o placar estava 5 (Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia) a 3 (Dias Toffoli, Gilmar Mendes e André Mendonça) a favor da Apple. O ministro Edson Fachin se declarou suspeito.

Disputa

A ação foi apresentada em 2013 pela Apple, visando à nulidade do registro da marca mista “Gradiente iphone” junto ao INPI. A empresa ressaltou seu histórico empresarial, lembrando que a família de produtos “i” está relacionada a ela (iMac, iBook, iPad, etc.), e que a Gradiente só poderia utilizar a expressão completa “Gradiente iphone”, mas não o termo isoladamente.

A Gradiente, por sua vez, argumentou que submeteu a marca ao INPI no ano 2000, quando a Apple sequer atuava no ramo de telefonia celular. A concessão do registro foi obtida em 2008.

Em 1º e 2º graus, foi declarada a nulidade do registro, e determinado que o INPI fizesse ressalva quanto ao uso do nome, para deixar claro que a Gradiente não tem exclusividade sobre “iphone” isoladamente.

Voto do relator

Mas, no STF, em julgamento no plenário virtual, o relator, ministro Dias Toffoli, deu voto favorável à Gradiente, e sugeriu tese no sentido de que a precedência do pedido de concessão do registro no INPI não é afetada por uso posterior da mesma marca por terceiros.

Leia o voto do relator.
Gilmar Mendes e André Mendonça acompanharam Toffoli.

Divergência

Em sentido contrário votaram Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

Para Fux, obedecer a prioridade da Gradiente, como propôs o relator, poderia ocasionar comprometimento das razões que fundamentaram o próprio sentido da propriedade intelectual.

Barroso, por sua vez, entendeu que não há repercussão geral no caso, devendo ser cancelado o tema 1.205. Quanto ao mérito, entendeu que o direito de propriedade da Gradiente não foi desconsiderado pela decisão de origem, que apenas determinou que a fruição do uso de “iphone” observe os estritos termos do registro, o qual lhe concede uso exclusivo de “G Gradiente Iphone”.

Moraes acompanhou a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux para negar provimento ao recurso extraordinário. S. Exa. pontuou que “o direito de propriedade não é um direito absoluto, e de outro lado, a marca tem por objetivo assegurar não só o direito individual do titular da marca, como dos consumidores e evitar prejuízos à livre concorrência, o que evidencia sua função social”.

No mais, asseverou que expressão “iphone” que, inicialmente, designava aparelho telefônico com aceso à internet, com o lançamento do “smarthphone” da Apple tornou-se o que se pode chamar de marca notoriamente conhecida, pois o consumidor passou a vinculá-la diretamente ao telefone por esta produzido”.

“Não se pode negar que a notoriedade da marca decorreu do sucesso obtido pelo aparelho telefônico da APPLE tanto mundialmente, como no Brasil. Portanto, deferir a exclusividade marcária à IGB, permitindo o uso exclusivo do termo ‘iPhone’ por essa empresa, desconsiderando toda a significativa mudança ocorrida no mercado, seria vulnerar a proteção aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.”

Assim, propôs a seguinte tese: “Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente.”

Zanin, por sua vez, afirmou que “ainda que tenha havido o pedido de registro, a base empírica assentada pelo acórdão recorrido indica que a recorrente jamais utilizou a marca, tampouco lançou produto com o nome ‘Gradiente Iphone'”. 

“Não fez, portanto, nenhum investimento financeiro ou tecnológico no desenvolvimento de produtos para uso da marca. Diante desse quadro fático, exigir o uso exclusivo da marca ‘Iphone’ após o estrondoso sucesso do produto lançado pela recorrida encaixa-se perfeitamente na previsão do art. 187 do Código Civil, ferindo a boa-fé objetiva e a ética social esperada dos principais agentes de mercado.”

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Fabricante Apple terá de restituir valor pago por cliente na compra de celular supostamente resistente à água. O aparelho ficou danificado após seis meses de uso e rápida exposição à chuva. Decisão é da 1ª turma Cível do TJ/DF. 

O autor conta que comprou o Iphone 11, em setembro de 2020, e que, em junho de 2021, quando voltava para casa, foi surpreendido por uma chuva que molhou o aparelho. Apesar de tê-lo secado, no dia seguinte o telefone estava com pontos escuros, o reconhecimento facial não funcionava e a câmera estava turva. 

Ele levou o celular até uma loja autorizada, onde informaram que, apesar das informações de qualidade do aparelho, a assistência para defeitos em decorrência da exposição à umidade, no valor de R$ 3.199, não seria coberta pela garantia.

Na inicial, o autor aponta que a propaganda no site da empresa destaca que o aparelho foi “feito para tomar respingos e até um banho”. Sendo assim, pediu a devolução do smartphone, da quantia paga e indenização por danos morais.

Julgamento

Ao analisar o caso, o desembargador relator registrou que a informação oferecida no site oficial da Apple é a de que o modelo dispõe de resistência a respingos, água e poeira, e foi testado em condições controladas em laboratório.

Além disso, o modelo foi classificado como IP68 (proteção máxima), segundo a norma IEC1 60529 (profundidade máxima de dois metros por até 30 minutos). O magistrado também considerou que essa resistência não é permanente e pode diminuir com o tempo, além de que danos decorrentes de contato com o líquido não estariam incluídos na garantia. 

“Embora a informação seja clara, no sentido de que o dano oriundo do contato do aparelho celular com líquido não esteja incluído na garantia, a informação é insuficiente no que tange ao modo de usar o respectivo aparelho em contato com a água, faltando informações sobre a qualidade e característica da água (como, por exemplo, doce e/ou salgada), profundidade, tempo e condições adversas”.

Segundo o desembargador, a informação insuficiente, associada ao certificado IP68 e as fotos existentes no site da ré, levam o consumidor a acreditar que adquiriu um aparelho celular resistente a água em qualquer situação. 

“A recusa de cobertura contradiz as especificações técnicas, pois se o telefone é resistente à água, a substituição ou o conserto não poderiam ser recusados com aquela justificativa (o contato do aparelho com a água), ainda que a capacidade de resistência seja passageira. Deveria o fornecedor especificar claramente qual o prazo de duração desta capacidade (resistência à água) e qual a quantidade de água que suporta o aparelho, circunstâncias que foram omitidas”. 

Por fim ressaltou que, apesar de a ré alegar que o dano tenha se originado por mau uso do autor, a empresa deveria apresentar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, conforme determina o CPP, o que não fez. 

Sendo assim, em decisão unânime, a turma reconheceu a responsabilidade da ré pelos defeitos apresentados no celular e determinou a restituição dos valores pagos pela compra, bem como a devolução do aparelho danificado à empresa, a fim de não restar caracterizado o enriquecimento ilícito. 

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A 4ª turma do STJ negou em sessão desta quinta-feira, 20, recursos do INPI e da Gradiente contra decisão do TRF da 2ª região que garantiu à Apple o direito de usar a marca “iPhone” nos celulares vendidos no país, sem pagar nada à empresa brasileira.

O caso teve início quando a Gradiente resolveu unir internet e celular e criou, em 2000, um aparelho inicialmente denominado de “Internet Phone”, abreviado para “IPhone”. Em 2008, o INPI concedeu à empresa a marca mista “G Gradiente iPhone”.

A JF/RJ julgou procedente o pedido da Apple, declarando a nulidade parcial do registro para a marca mista “G Gradiente iphone”, condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “iPhone” isoladamente, de modo que o respectivo registro figure como “concedido sem exclusividade sobre a palavra iPhone isoladamente”.

O TRF da 2ª região manteve a sentença, sob entendimento de que “permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca, neste momento, equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto”.

De um lado, o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro – o Kakay -, pela IGB (anteriormente, Gradiente) e Grace Mendonça, advogada-Geral da União, pelo INPI; de outro, o advogado Luiz Henrique Oliveira do Amaral, do escritório Dannemann Siemsen, pela Apple.

Termo evocativo

O ministro Luis Felipe Salomão, relator dos recursos da Gradiente e do INPI, ponderou que ao aplicar a lei, deve o juiz atender aos fins sociais, e no que diz respeito às marcas, sua proteção objetiva acima de tudo proteger os adquirentes de produtos e serviços, conferindo subsídios para aferir qualidade.

As premissas assentadas pelo relator foram:

(i) o pedido de registro da marca foi depositado pela Gradiente em 29/3/00 e concedido em janeiro/2008;

(ii) a marca mista foi registrada na classe de aparelhos telefônicos celulares que possibilitam acesso à internet;

(iii) malgrado a Apple desde 1998 ter concebido linha com i (iBook, etc.) o seu iPhone somente foi lançado no final de 2007;

(iv) mais de 12 anos do depósito do pedido de registro e cinco anos da concessão, a IGB lança o Gradiente iphone;

(v) o telefone da Apple é sucesso de vendas.

Conforme explicou Salomão, o conjunto marcário “G Gradiente iPhone” possui dois sinais, sendo que o elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, ao passo que a expressão iPhone é elemento secundário da marca mista, caracteriza-se como termo evocativo – uma aglutinação das palavras internet e phone.

“Não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto fornecido. É um termo evidentemente sugestivo. A IGB [Gradiente] terá que conviver com o ônus e bônus da opção pela marca mista.”

Segundo o relator, o INPI deveria ter incluído a ressalva da falta de exclusividade do uso isolado da marca iPhone.

“Qualquer consumidor associa tal expressão ao smartphone da Apple. O sucesso da estratégia de marca da Apple é indiscutível, tendo sido capaz de tornar o termo evocativo em signo inconfundível de seu produto. É fato que a Apple conseguiu incrementar o grau de distintividade da expressão “iPhone”.”

Para o relator, é possível reconhecer a ocorrência do fenômeno da secondary meaning no que diz respeito ao sinal “iPhone” da Apple, que atende às quatro funções das marcas, pois: (i) identifica o produto, distinguindo-o dos congêneres existentes no mercado; (ii) assinala sua origem e sua procedência; (iii) indica seu padrão de qualidade; e (iv) funciona como extraordinário instrumento de publicidade, revelando-se inconteste que o celular da Apple encontra-se entre os mais vendidos do mundo.

Na conclusão, o ministro assentou que a utilização da marca “iPhone” pela Apple – malgrado o registro antecedente da marca mista “G Gradiente iPhone” -, não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro.

“Reitero, pois, que o “iPhone” da Apple revela-se inconfundível para o “homem médio”, ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, notadamente o consumidor de aparelhos celulares. Sobressai a impossibilidade de confusão entre o aparelho da IGB (ainda que a marca contenha, como elemento secundário, a expressão “iphone”) e o produto oferecido pela Apple.”

O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Ficou vencido no julgamento o desembargador convocado Lázaro Guimarães. 

A ministra Gallotti, ao acompanhar o relator, fez a ressalva de que embora esteja dito que se trate de declaração de nulidade parcial do registro, na realidade a pretensão e o que foi deferido na 1ª e 2ª instâncias é uma declaração dos efeitos deste registro.

“Ou seja, fica mantido o registro do nome “G Gradiente iPhone” mas isso não confere exclusividade à palavra iphone, de modo a ser utilizada pela Apple desde 2008 sem prejuízo à Gradiente. Embora tenha constado como se fosse uma declaração de nulidade do ato administrativo, o que se pretende é formalização, com republicação do ato, para dizer que não há exclusividade no uso isolado do termo “iPhone”, já que é uma marca fraca, evocativa.”

O ministro Salomão informou que acrescentaria ao voto o fundamento mencionado pela ministra Gallotti.

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A 9ª câmara Cível do TJ/PR condenou a Apple a reembolsar consumidor ao considerar que a comercialização de iPhone desacompanhado de adaptador para carregamento da bateria configura venda casada. O colegiado fundamentou a decisão na jurisprudência do TJ/PR, na decisão do Procon/SP e na doutrina do direito do consumidor.

Consta nos autos que um iPhone 12 foi comprado por R$ 4.689,99 acompanhado apenas por cabo USB. O comprador foi informado de que se quisesse comprar também o carregador deveria pagar mais

R$ 154,89.

O relator do processo, juiz substituto de 2º grau Rafael Viera de Vasconcellos Pedroso, considerou o ato como venda casada, prática definida pelo artigo 39, inciso I, do CDC, que dispõe:

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.”

Segundo o magistrado, a empresa vende o aparelho só com o cabo, alegando que a medida visa a proteção e preservação do meio ambiente, mas para carregar a bateria é necessário um adaptador, que continua sendo vendido.

“É notório que o produto continua a ser produzido e disponibilizado para venda, o que em nada atenua a questão ambiental e apenas favorece a empresa ré. A possibilidade do uso de carregadores sem fio, como carregadores por indução, ou em saídas para cabo USB-C, não são suficientes para descaracterizar a prática abusiva, uma vez que exigem a aquisição de carregador ou a alteração em instalação elétrica.”

Para o relator, a prática comercial de vender celulares sem o carregador também foi citada no acórdão, mostrando que os órgãos de proteção ao consumidor estão se posicionando contrariamente à prática, considerando-a como uma transação abusiva.

Assim, condenou a empresa ao reembolso do valor pago pelo adaptador.

Em 2021, o Procon/SP multou a Apple em mais de 10 milhões de reais pela prática abusiva de vender o smartphone sem o adaptador do carregador de energia, acessório necessário e essencial para o seu funcionamento.  

Neste ano, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Procon/MG, aplicou uma multa à Apple de aproximadamente R$ 12 milhões pelo mesmo motivo.

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